От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей

Развитие маркетплейсов радикально изменило правила игры на рынке интеллектуальной собственности. Резкий рост товарооборота принес массу сложных вопросов: от борьбы с контрафактом до столкновений между продавцами за право использовать товарные знаки.

Как защитить товарный знак в эпоху цифровых арбитражей, что делать с растущей активностью бренд-сквоттеров и почему предпринимателям стоит регистрировать интеллектуальную собственность еще до запуска продукции, рассказали эксперты круглого стола «Фонтанки».

Развитие маркетплейсов привело к тому, что огромное количество товаров хлынуло со всех сторон на российский рынок — как российского производства, так и закупленных в других странах, особенно в Китае.

— Любой товар должен иметь какое-то имя, noname-товаров не бывает, — говорит Виктор Станковский, партнёр, патентный поверенный директор филиала компании «Городисский и партнёры» в Санкт-Петербурге. — И маркетплейсы приносят в правовую практику очень много нового: возникают вопросы, которые раньше законодательство и предполагать не могло.

Он напомнил, что отправной точкой для защиты товарных знаков стала Парижская конвенция 1883 года, в которой были перечислены все объекты правовой охраны: товарные знаки, фирменные наименования, изобретения, промышленные образцы. Она и сейчас используется в делах, связанных с недобросовестной конкуренцией и вопросами антимонопольного ведомства. Правда, в СССР конвенция начала действовать в полную силу только в 1965 году. В современную эпоху ее положения перекочевали в четвертую часть Гражданского кодекса РФ, которая, конечно же, продолжает развиваться.

Первый вопрос, по словам Виктора Станковского, — регистрация: чтобы получить права на товарный знак, необходимо провести эту процедуру в той стране, где будет продаваться товар. То есть даже если у него есть регистрация в Китае, это никак не защищает его в России.

— Эту функцию на себя может взять производитель, который подает заявку из Китая, либо поставщик товаров на маркетплейсе, — продолжил эксперт. — От производителя — это идеально, от какого-то генерального партнера — тоже неплохо. Но так практически никогда не бывает. Чаще всего регистрацию товарного знака берет на себя тот селлер, который первым завез его на территорию России. И тут возникает вопрос: если он делает это по своей инициативе, то должен ли согласовывать действия с производителем товаров? Кроме того, начинаются столкновения с другими продавцами, которые также привозят аналогичные товары, возникают жалобы, карточки и товары убирают с маркетплейса и т. п.

Резкий рост товарооборота через любую площадку неизбежно приводит к увеличению количество споров и сложных ситуаций.

— Это было ожидаемо, но сами маркетплейсы к этому не очень готовились, — комментирует Станислав Солнцев, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры», патентный поверенный РФ. — И появление сервисов цифрового арбитража стало вынужденным для бизнеса: пришлось их создать, т. к. обращений было довольно много. Придумали некую внесудебную процедуру, которая работает, но с определенными нюансами. И все равно борьба происходит, по сути, в формате «пока не напишут жалобу, мы не отреагируем». Думаю, что в будущем бренд-мониторинг будет более автоматизированным.

Эксперт отметил: если раньше основным предметом споров было копирование карточек, то сейчас чаще всего встречается проблема, когда один и тот же товар у разных селлеров может продаваться под разными товарными знаками.

— Более продвинутые селлеры, особенно те, кто торгует не только на маркетплейсах, пошли дальше: они регистрируют торговый знак и просят брендировать продукцию уже в Китае, включают их в Таможенный реестр интеллектуальной собственности, т. е. идут по правильному пути, — продолжил Станислав Солнцев. — Но проблема в том, что ничто не запрещает другому продавцу брендировать тот же товар иначе — ведь все мы понимаем, что китайскому заводу все равно, что и кому продавать. Особенно это касается одежды и товаров для дома.

Кроме того, по-прежнему продавцы продолжают борьбу с контрафактом. Это касается в первую очередь «реплик» известных брендов, которые встречаются на маркетплейсах. А также много споров, по словам эксперта, с самими площадками, но по делам, уже не связанным с охраной интеллектуальной собственности.

При этом отмечается интересный факт: предъявить претензии по правам на знак к самому маркетплейсу практически невозможно, поскольку формально он имеет статус информационного посредника. Этот термин появился в правовом поле недавно — позже, чем сами маркетплейсы, — и позволяет фактически не участвовать в процессах (максимум в качестве третьих лиц). Хотя, по словам Станислава Солнцева, есть и случаи, когда маркетплейсы выступали ответчиками, а селлеры взыскивали с них ущерб. Но эксперты отмечают, что было бы удобнее привлекать к ответственности именно площадку — вместо того, чтобы гоняться за десятками селлеров по стране. А уже маркетплейс сам бы разбирался со своими контрагентами.

— Категория информационного посредника действительно появилась относительно недавно, — говорит Эллина Малецкая, юрист филиала компании «Городисский и партнёры» в Санкт-Петербурге. — Таким образом маркетплейсы как бы говорят, что весь контент, который размещается пользователями, — это забота самих пользователей, именно они гарантируют законность размещаемого контента.

Она отметила, что для признания маркетплейса информационным посредником существует несколько критериев. Один из них — это классический «не знал и не должен был знать», что определяется в том числе и степенью модерации.

В то же время Эллина Малецкая рассказала, что в 2023 году «Объединение корпоративных юристов» (ОКЮР) при участии ФАС разработало так называемые «Добросовестные практики» — перечень из 17 пунктов, по которым площадку можно признать добросовестным информационным посредником: как он должен реагировать на претензии, как он должен искать контрафакт, какие документы запрашивать, что делать, если нарушение произошло в карточке товара, — это и есть модерация.

— Когда мы подаем в суд на нарушение прав, то идем в первую очередь к маркетплейсу, он нас отправляет к продавцу, т. к. он посредник и ни при чем. Позже мы продолжаем взаимодействовать с продавцом напрямую, а в суде привлекаем площадку максимум третьим лицом, — описала она положение дел и отметила, что последний случай, когда маркетплейс был привлечен к ответственности по таким вопросам, удалось найти в 2020 году.

Еще один тип дел связан со случаями, когда производитель или основной дистрибьютор не продает товары на маркетплейсах, но они там все равно появляются — и это ему не нравится. Но в случае, если они приобретены у правообладателя, но через третьих лиц, это законно, и иск будет проигран.

В прошлом году выросла активность компаний по регистрации собственных товарных знаков: всего Роспатент в 2023 году зарегистрировал около 87 тыс., а общее количество заявок достигло рекордных 143 тыс.

Аркадий Михайлов, управляющий партнер компании «Блицгард» (финансово-инвестиционный холдинг «Лидер Консалт»), обратил внимание на то, что товарный знак — это нематериальный актив компании, инструмент управления финансами.

— Товарный знак — это существенное условие договора коммерческой концессии, т. е. франшизы, — пояснил он. — Поэтому мы рассматриваем его не просто как способ защиты своего бренда, а именно как инструмент построения бизнеса, финансовых моделей, как нематериальный актив, который дает капитализацию. Например, есть налоговые льготы по нематериальным активам.

Между тем, по словам Аркадия Михайлова, многие предприниматели недооценивают этот актив — и даже при наличии зарегистрированного товарного знака и свидетельства Роспатента он часто не поставлен на баланс.

— Я связываю рост подачи заявок на товарные знаки в том числе с ростом привлекательности франшизы как инструмента инвестирования: возможность купить готовый бизнес — это одна из основных возможностей для малого и среднего бизнеса, — добавил он.

— Одной из основных причин роста количества заявок на товарные знаки, поданных в 2023 году в России, стало внесение изменений в гражданское законодательство, — пояснил Илья Ишинов, генеральный директор компании «Эрфис», патентный поверенный РФ. — С июня 2023 года граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя (то есть физические лица, в том числе без статуса самозанятого), имеют право подать заявку на регистрацию товарного знака на свое имя.

Также, по его словам, в 2023 году российский бизнес стал приходить в себя после турбулентности, связанной с беспрецедентным санкционным давлением и уходом большого количества иностранных компаний с российского рынка.

— В результате трансформации некоторых секторов экономики предприниматели получили возможность предлагать потребителю все больше товаров отечественного производства, что повлекло дополнительную необходимость в регистрации обозначений для индивидуализации товаров и услуг, — рассказывает Илья Ишинов. — Наибольшая предпринимательская активность наблюдалась в таких сегментах, как одежда, программное обеспечение, бытовая химия, косметика, кондитерские и хлебобулочные изделия, фармацевтика.

Станислав Солнцев также выделил два фактора, способствовавших активности правообладателей. Во-первых, летом 2023 года появилась регистрация товарных знаков на физических лиц. Во-вторых, несмотря на то, что многие иностранные бренды «ушли» из России, они продолжают сохранять за собой права на товарные знаки на территории нашей страны.

— К февралю 2025 года будет три года с начала СВО, а три года — это срок, по истечении которого можно оспорить товарный знак в связи с неиспользованием, — отметил он. — И компании через патентных поверенных подают свои же знаки на регистрацию: у нас, в отличие от Евросоюза, который для российских компаний ввел запреты, таких санкций нет. Наверное, это говорит о том, что все они планируют вернуться рано или поздно, тем более что не все ушли до конца, а часть продукции все равно попадает в страну, хоть и по параллельному импорту.

Это убережет компании — в том числе от бренд-сквоттеров, которые ищут возможность переоформить популярные бренды на себя.

При этом, если говорить об иностранных заявителях, то резкого роста со стороны китайских производителей не отмечается, говорит Виктор Станковский.

— Взрывной рост есть внутри Китая, но если говорить о подаче заявок на Россию, мы этого не видим, даже по автомобилям, которые сейчас, казалось бы, заполонили наш рынок, — прокомментировал он. — Заявки на регистрацию есть, но в общем русле — через Всемирную организацию интеллектуальной собственности, где Россия находится в числе прочих стран, через запятую. Мы увидим этот товарный знак уже после передачи в Роспатент — в отдельном реестре, а не среди национальных регистраций.

Он уточнил, что существует традиционная процедура, когда заявитель — российский или иностранный — подает заявку напрямую в Роспатент, оплачивает пошлину, проходит экспертизу и получает свидетельство. Вторая процедура, ориентированная на иностранных заявителей, — это подача заявки через Всемирную организацию интеллектуальной собственности. При этом, несмотря на обстоятельства, эта организация никаких ограничений по подаче заявок в России не вводила, как и Роспатент, добавил Виктор Станковский. По прямой процедуре это занимает 6–8 месяцев, по международной — около года.

С октября 2024 года произошло повышение пошлин — в том числе на регистрацию товарных знаков. При этом убрали скидку в 30% за регистрацию в электронной форме — видимо, считается, что она выполнила свою функцию, все научились подавать заявки онлайн, отметил он.

По мнению Ильи Ишинова, к важным факторам, объясняющим рост активности регистрации знаков, также можно отнести активность бренд-сквоттеров — или так называемых патентных троллей. Само определение происходит от понятия сквоттинг (от англ. squatting) — самозахват, самовольное занятие участка. А бренд-сквоттинг, по сути, и есть патентный троллинг.

— Суть деятельности бренд-сквоттеров заключается в аккумулировании портфеля товарных знаков и дальнейшем предъявлении претензий к лицам, использующим такие же или сходные обозначения при ведении бизнеса, — пояснил Илья Ишинов. — При регистрации товарных знаков они могут выявлять как популярные слова, используемые предпринимателями, так и обозначение конкретного лица, осуществляющего деятельность, при этом не зарегистрировавшего товарный знак.

— Это люди, которые регистрируют или покупают товарные знаки, но не используют их для производства товаров или оказания услуг, т. е. по основному назначению, — рассказывает Станислав Солнцев, — а предъявляют исковые заявления к тем, кто использует аналогичные знаки. Понятно, что выигрывать у них получается не всегда, и даже есть решения судов, где признавалось, что они злоупотребляют своими правами. Но с кем-то они договариваются, кто-то выкупает у них знаки.

Он рассказал, что даже ему самому пришлось столкнуться с бренд-сквоттингом при регистрации товарного знака для своей юридической фирмы и выкупить в свое время товарный знак по своему классу услуг. Так что это явление достаточно распространенное.

— Можно было бы оспорить в суде в связи с неиспользованием, но это заняло бы много времени — да и денег тоже, — прокомментировал он и отметил: сквоттеры как раз и рассчитывают на то, что предприниматели согласятся на их условия — на этом и держится их бизнес.

Есть сквоттеры, которые действуют превентивно: например, в 2023–2024 годах ряд из них регистрировали популярные китайские товарные знаки раньше, чем селлеры, которые привозят сюда товары. И затем речь может идти не о перерегистрации прав на бренд, а о разрешениях его использовать, говорит Станислав Солнцев. Также распространена практика покупки с банкротных торгов предприятий, которые фактически уже не существуют, но таким образом на сквоттера оформляется товарный знак.

— Мы как патентные поверенные решаем вопросы клиентов разными путями, иногда находим и договариваемся, обсуждаем, — рассказал он. — А были случаи, когда мы регистрировали фирму под определенный вид деятельности, чтобы выкупить товарный знак, при этом не «засветив» реального клиента.

Виктор Станковский отметил, что есть механизмы, лишающие сквоттеров возможности действовать.

— Например, в США, чтобы подать заявку на товарный знак, вы должны начать выпускать товар, продавать его или оказывать услуги — т. е. вы декларируете, что планируете использовать бренд, и в течение года это подтверждаете, — объяснил он. — И проблема со сквоттерами изначально решается. Так что если вы товар не используете на территории США, то и товарный знак не зарегистрируете. Мне кажется, о подобной инициативе говорили и в России.

Станислав Солнцев на это рассказал, что среди сквоттеров есть очень творческие люди: например, один из них регулярно менял вывески и продавал вещи под тем обозначением, которое ему было актуально на данный момент.

— Никто же не спрашивает, сколько именно он продал, а подать на прекращение правовой охраны в связи с неиспользованием в таком случае уже нельзя, — пояснил он. — Речь, конечно, идет не о люксовых автомобилях или дорогих украшениях, а о более популярных товарах.

— Защита от требований бренд-сквоттеров требует от бизнеса значительных финансовых затрат, при этом вопрос о возможности дальнейшего использования товарного знака остается открытым, — отмечает Илья Ишинов. — Для предотвращения необходимости борьбы с таким явлением важно проверять обозначения, используемые в бизнесе на наличие прав третьих лиц, своевременно регистрировать товарные знаки с указанием классов МКТУ в отношении выпускаемых товаров или оказываемых услуг.

Также, по его словам, одним из инструментов борьбы может быть аннулирование товарного знака бренд-сквоттера за его неиспользование по истечении трех лет после государственной регистрации в Суде по интеллектуальным правам.

— В некоторых случаях, когда имеются основания полагать, что товарный знак зарегистрирован с нарушениями законодательства, можно рассмотреть вопрос оспаривания товарного знака в Палате по патентным спорам (Роспатент), — резюмировал Ишинов.

В последнее время, отмечают эксперты, практика все больше на стороне добросовестных предпринимателей. Но для того чтобы обыгрывать бренд-сквоттеров, предприниматели должны быть грамотными с правовой точки зрения.

— Правильный подход как для больших, так и для маленьких компаний в том, чтобы регистрировать товарные знаки еще на стадии, когда у вас возникает идея. Даже если вы еще не начали выпуск товара, подайте заявку: на ее регистрацию уйдет 6–18 месяцев, и кто-то вас может опередить. Такие случаи в практике были, т. к. на уровне масс-маркета всем приходят в голову, в сущности, одни и те же идеи, — говорит Станислав Солнцев.

— Сейчас в принципе сложно зарегистрировать нейминг как товарный знак, — добавил Аркадий Михайлов, — потому что очень много слов уже зарегистрировано, а другие используются в общем обиходе. Выход — придумывать новые слова. Например, мы придумали название «Блицгард» специально для того, чтобы его использовать как товарный знак. Есть специальная процедура, как эти слова придумываются, но это реальный выход из ситуации, если нужно создать уникальный бренд. И в таком случае, безусловно, регистрация гарантирована.

Он также рекомендовал сначала подавать заявку, а потом начинать использовать бренд в открытом доступе. А также использовать в борьбе с бренд-сквоттерами тот аргумент, что товарный знак не применяется.

— При этом доказывание того, что товарный знак используется, — на стороне ответчика, — подчеркнул Аркадий Михайлов.

Правда, большинство предпринимателей старается не доводить дело до суда, на это есть и материальные причины: только обращение по защите интеллектуального права обойдется после повышения пошлин в 50 тыс. рублей, а сам процесс — еще дороже. Аркадий Михайлов выразил надежду, что по мере наработки практики бренд-сквоттинг уйдет в прошлое.

Однако Станислав Солнцев считает, что это волнообразная история, которая находит новые выходы. Например, сейчас появились киберсквоттеры — они присваивают доменные имена.

— Сама тема сквоттинга вечная, просто меняется форма злоупотребления и масштабы, — считает он.

Эллина Малецкая добавила, что сквоттингу подвергаются все новые объекты интеллектуальной собственности: например, появились громкие дела по тому, что можно назвать сквоттингом произведений. Ищется фотография, которая была опубликована в «нулевых» годах, а затем разошлась по интернету, ее много используют. Находят ее автора и от его имени подают исковые заявления пачками.

— Только у одного из таких «агентств» 3,5–4 тысячи таких дел, и что с ними делать — непонятно, — говорит Малецкая. — Мы расцениваем это как использование пробелов в законодательстве с целью коммерческой выгоды, а не защиты прав автора. Иногда авторы вообще не в курсе этих исков, так как доверительное управление позволяет действовать напрямую, а не только в интересах автора.

— В целом ситуация с законодательством и практикой применения меняется к лучшему, — считает Аркадий Михайлов, — и даже ситуация с защитой тех же фотографий заставляет бизнес более внимательно относиться к правам других и платить за все.

— Это принудительный способ сформировать уважение к интеллектуальной собственности, — согласился Солнцев. — Да, сквоттеры нашли способы зарабатывать деньги на нем, но это же стимулирует предпринимателей активнее регистрировать свои товарные знаки.

Законодательство в области защиты товарных знаков в частности и интеллектуальной собственности в целом достаточно четкое, но некоторые перемены в процедурах все же не помешали бы.

Так, по словам Станислава Солнцева, для малого и микробизнеса пригодились бы льготы на первые пару лет существования бизнеса по регистрации товарных знаков. Также он считает, что нужно дать больше ресурсов уже существующим Центрам поддержки, через которые финансируется и оказывается услуга в ряде регионов.

— Я бы ввел скидку на регистрацию первого товарного знака, а также для тех, кто регистрирует много продукции в определенный период, — это будет стимулировать предпринимателей заниматься регистрацией и сэкономит деньги: сейчас с учетом пошлин регистрация одного знака стоит около 60 тыс. рублей, — уточнил он.

Также он предложил создать официальный и легальный рынок — маркетплейс по торговле неиспользуемыми товарными знаками. Это выведет процесс из тени и поможет заработать тем, кто зарегистрировал свой бренд, но перестал или передумал что-то выпускать или продавать, а также, например, компаниям в процессе банкротства. Тем более что банкротящиеся фирмы — живые, они реально выпускали продукцию, и купить бренд с историей наверняка было бы кому-то интересно.

Также, по словам Станислава Солнцева, могла бы пригодиться система мониторинга товарных знаков и доменных имен, объединенная с Роспатентом. В таком случае домен будет полноценным средством индивидуализации. Также нужны обязательные уведомления правообладателей по противопоставленным товарным знакам при рассмотрении новых заявок.

Аркадий Михайлов, в свою очередь, считает, что в России достаточно гармонизированное законодательство по защите интеллектуальных прав, при этом оно синхронизировано с европейским.

— Я вижу проблему именно в просвещении, в отсутствии понимания, что такое нематериальные активы, что в это понятие входит, что такое товарный знак, зачем надо его регистрировать, — пояснил он. — Т. е. нам нужно больше обучения относительно возможностей, которые дают интеллектуальные активы. Сегодня бизнес, по моим подсчетам, не использует до 70% того законодательства, которое у нас есть. А когда мы все эти инструменты научимся применять, тогда стоит подумать о законодательных инициативах.

Эллина Малецкая полагает, что для маркетплейсов необходимо усилить контроль продавцов на входе, так как некоторые площадки не требуют вообще никаких правовых документов, даже свидетельство на товарный знак.

— Для этого даже необязательно издавать какой-то нормативный акт, достаточно того же документа от ФАС, как сформулированы добросовестные практики, — поясняет она. — А в остальном, понятное дело, нужно усиление правового просвещения, особенно среди людей, которые занимаются бизнесом и любым предпринимательством. Но в целом у нас очень сильно выросли государственные пошлины, так что я надеюсь, что это как-то стимулирует больше договариваться и, скажем так, мирно урегулировать конфликты.

— Действительно, инструментов достаточно, практики тоже, надо научиться ей пользоваться, — говорит Виктор Станковский. — Поэтому я выступаю за «культуру в массы», вплоть до введения каких-то предметов в школе, при обучении маркетологов в вузе — обязательно, а по патентам — и для инженеров в технических вузах. Все должны уметь защищать свою интеллектуальную собственность.